Jak mogę używać mój znak towarowy?

Formy w jakich znak towarowy może być używany

Dokonanie zgłoszenia i uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy nie oznacza, że może on być przez uprawnionego używany w całkowicie dowolny sposób, jak i również że można (bez możliwych konsekwencji) nie używać go w obrocie w ogóle 🙂.

Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem podmiotowym, bezwzględnym, o czasowej i terytorialnej skuteczności (prawo to udzielane jest na okres 10 letni i jeżeli decydujemy się procedurę krajową to zakres terytorialny ograniczony jest do obszaru Polski). Jego wyłączny charakter – jak ujmuje to U. Promińska – jest przyznaniem uprawnionemu pewnej sfery monopolu.

Ustawa

Ustawa – Prawo własności przemysłowej nie zawiera definicji używania znaku towarowego. W art. 154 prawa własności przemysłowej (dalej jako pwp) ustawodawca wyliczył jednak przykładowe formy, jakie może przybierać używanie znaku tj.:

• umieszczanie tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
• umieszczanie znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
• posługiwanie się nim w celu reklamy.

Analogiczne formy używania znaku towarowego zostały wymienione w art. 5 ust. 3 dyrektywy 2008/95/WE. W obu regulacjach katalog form używania znaku towarowego ma charakter otwarty.

W praktyce możemy m.in.:

• bezpośrednio umieszczać znak na towarze lub jego opakowaniu przykładowo poprzez jego naklejenie, naszycie czy wydrukowanie
• pośrednio poprzez umieszczenie oferowanych przez nas produktów np. ręcznie robionej biżuterii na witrynie sklepu – na której widnieje nasz znak
• umieszczać znak na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług – papier firmowy, faktury, oferty, korespondencję z klientem (w tym mailową) itp.
• posługiwać się znakiem w celu reklamy we wszelkiego rodzaju środkach masowego przekazu, jak radio, telewizja, prasa, czy Internet
• używać znak poprzez „zarejestrowanie witryny internetowej pod określonym adresem oraz prowadzenie przy jej pomocy działalności handlowej i zarazem jej reklamowanie” (zob. wyrok SA w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2006 r., I ACa 1228/05, LEX nr 214296). Chodzi tu oczywiście o znak towarowy słowny i zawarcie jego treści w adresie naszej domeny np. pracuj.pl

Obowiązek używania znaku towarowego

Zgodnie z art. 169 ust.1 pkt. 1) pwp: „1. Prawo ochronne na znak towarowy wygasa również na skutek: 1) nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania”.

Każdy kto ma w tym interes prawny, może złożyć do Urzędu Patentowego wniosek o wygaszenie nieużywanego znaku towarowego co jednocześnie inicjuje procedurą sporną.

Przepis wymaga by w terminie pięciu lat ⌛ od daty wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego znak był rzeczywiście używany – w zakresie towarów i usług, dla których ten znak został zgłoszony. Chodzi tu o klasyfikację nicejską, na bazie której wnioskodawca określa z jaką branżą związany będzie jego znak towarowy. Często dochodzi do sytuacji, że wnioskodawca wybiera klasy, a najczęściej podklasy branż (opłata pobierana jest za daną klasę główną i w jej ramach można wybrać dowolną ilość podklas – co może zachęcać do szerokiego wyboru) w których później nie działa gospodarczo/zawodowo/zarobkowo. Przykładowo w ramach klasy 44 wnioskodawca wybrał podklasę 440151 – manicure 💅 oraz 440197 tatuowanie i 440200 – usługi saun. Po czym w ramach swojej działalności skupiał się wyłącznie na robieniu manicure, nigdy nie działając w branży tatuażu czy usługi saun.

Dochodzi wtedy niejako do fragmentarycznego nieużywania i wygaśnięcia znaku. Przy wyborze klas trzeba podjąć próbę znalezienia mitycznego „złotego środka” i nie wskazywać towarów czy usług z którymi nie wiążemy planów gospodarczych, a jednocześnie należy przewidzieć czy w przyszłości nie poszerzymy np. naszej agencji reklamowej o organizację pokazów mody w celach promocyjnych (dwie odrębne podklasy). Po złożeniu wniosku nie ma już możliwości poszerzenia wykazu towarów i usług, dla których dany znak został zgłoszony❗❗❗.

Powyższa regulacja zdaje się być uzasadniona realiami obrotu gospodarczego i „nieblokowaniem” faktycznie nieużywanych znaków. Łatwo sobie wyobrazić sytuację w której spółka o ogromnym kapitale rejestruje setki znaków we wszelkich możliwych klasach i podklasach, uzyskując na nie de facto wyłączność – jednocześnie nie używając ich nigdy faktycznie w obrocie – co jednak automatycznie uniemożliwiałoby konkurencji dostęp do zmonopolizowanych oznaczeń.

Jeśli mamy już prawidłowo wybrane klasy, uzyskaną ochronę i zaczynamy używać nasz znak to należy jeszcze pamiętać — o dwóch kryteriach – jakie według doktryny musi spełniać używanie znaku towarowego, aby można było je uznać za używanie w rozumieniu wskazanych przepisów:

❎ używanie znaku musi realizować funkcję znaku, jaką jest przede wszystkim funkcja odróżniająca. Musi zatem przybierać takie formy, które pozwolą na odróżnienie towarów oznaczonych znakiem od tych pochodzących od innych przedsiębiorstw;

❎ używanie znaku musi być realizowane w ramach zasady specjalizacji znaku, czyli w odniesieniu do towarów, dla których znak został zarejestrowany.

Używanie znaku w świetle art. 169 ust. 1 pkt 1) musi mieć charakter rzeczywisty i jak wskazuje Naczelny Sąd Administracyjny w Wyroku z dnia 10 lipca 2019 r. (II GSK 20151/17): „z „rzeczywistym używaniem” znaku towarowego mamy do czynienia wówczas, gdy jest on używany zgodnie z jego podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie tożsamości pochodzenia towarów lub usług, których dotyczy rejestracja, w celu stworzenia lub zachowania rynku zbytu dla tych towarów lub usług; rzeczywiste używanie znaku nie obejmuje natomiast używania o charakterze symbolicznym wyłącznie w celu zachowania praw przyznanych przez znak” oraz „w granicach wyznaczonych prawem, które nakłada na uprawnionego obowiązek używania zarejestrowanego na jego rzecz znaku towarowego, to przedsiębiorca decyduje, w jaki sposób i na jaką skalę korzysta ze swych uprawnień” ⚖️.